Een merk is een mooi bezit. Het kan je producten of diensten onderscheiden van die van je concurrenten.
Maar dan moet het publiek – de (potentiële) klant – je merk wel als zodanig opvatten. Op het moment dat het merk niet meer op die manier functioneert – het onderscheidt jouw product en dienst niet (meer) van de rest – is het zijn onderscheidende functie en dus nut kwijt. In het merkenrecht noemen we dat verwording tot soortnaam. Het gevolg is dat het geen merk meer mag zijn en dus zijn merkrechten verliest.
Hoewel dit gegeven – verwording tot soortnaam – al sinds merkenrechtheugenis bestaat, zien we nog steeds dat sommige bedrijven met hun merk slordig omgaan en dat in rechtszaken vaker en sneller wordt geoordeeld dat er sprake is van verwording tot soortnaam.
Zo vergeet men het publiek duidelijk te maken dat teken een merk is, door bijvoorbeeld het ® of het TM-teken er altijd bij te zetten, dan wel door het woord volledig in hoofdetters te schrijven.
In plaats daarvan wordt het in kleine letters geschreven of nog erger als algemene product of dienstnaam gebruik. En zo vergeet men soms derden er op te wijzen dat het een merk is. Daarentegen zijn er merkhouders die derden wel laten weten dat hun merk een merk is en geen soortaanduiding en verzoeken dat ook duidelijk te maken. Zo staat er in VanDale bij het woord “luxaflex” het woord merk vermeld en als betekenis “jaloezie”.
Recent oordeelde de voorzieningenrechter in Den Haag nog dat de merken TURBO en TURBO XL van BNP Paribas waren verworden tot soortnaam en dus geen merk meer konden zijn. BNP Paribas verloor dus haar merkrechten en kon zich dus niet verzetten tegen het gebruik van het teken Turbo door de BinckBank voor dezelfde soort beleggingsproducten.
BNP gebruikte de merken voor haar bepaalde certificaten. Op haar productpagina van haar website stond onder meer “Turbo’s” en in haar brochure stond zelfs het ® teken erbij vermeld. Dit was toch niet voldoende.
Binckbank kon namelijk aantonen dat niet alleen zij, maar ook enkele andere banken, alsmede derden, zoals de AFM en Wikipedia, het woord Turbo als soortaanduiding gebruikte voor hefboom beleggingsproducten. Daarmee bepleitte BinckBank terecht dat het merk TURBO in de perceptie van het publiek was verworden tot een gebruikelijke benaming, een soortnaam voor beleggingsproducten.
De voorzieningenrechter ging daarin mee.
Gebruik het merk dus als merk en laat het zien dat het een merk is en geen woord of soortaanduiding en leg derden, waaronder partijen in de keten (licentienemers) dit ook op. Bijvoorbeeld door het merk alleen in hoofdletters, speciaal lettertype en voorzien van het ®-teken te (laten) gebruiken. De (eind)gebruikers van het (eind)product kunnen het merk dan ook als merk opvatten en niet als gebruikelijke benaming. Verzin – indien nodig – ook een gebruikelijke benaming voor het (eind)product, zodat dat duidelijk is wat de soort naam / gebruikelijke benaming van het product is en het merk het merk is.
Uw merk is het waard.
