NL EN

Trademark Clearinghouse

In tegenstelling tot een handelsnaam dient een merk te worden geregistreerd voordat de bescherming daarvan kan worden ingeroepen. Een centraal register houdt de registraties bij. Voor Benelux-merken moet men bijvoorbeeld aankloppen bij het ‘Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom’, voor Europese merken houdt het ‘Harmonisatiebureau voor de interne markt’ de geldige merken bij. Merkhouders dienen periodiek te betalen voor de registratie van hun merk.

Ontwikkelingen ICANN:

Een recente ontwikkeling gaat er nu voor zorgen dat niet alleen merkrechthebbenden, maar ook handelsnaamrechthebbenden te maken krijgen met een nieuw centraal register. Dit register wordt momenteel opgezet in opdracht van het ICANN en heet het ‘Trademark Clearinghouse’. Doel van het register is om merken en/of handelsnamen te beschermen tegen onrechtmatig gebruik als domeinnaam. Het is de bedoeling dat het register in het eerste kwartaal van 2013 actief wordt en het lijkt erop dat dit zal gaan lukken. Dit is een relevante ontwikkeling, want het betekent de facto dat het overgrote deel van de op internet actieve bedrijven binnenkort met een nieuwe registratie- en betalingsverplichting te maken krijgt.

ICANN is de Amerikaanse non-profit organisatie die de verdeling van domeinnamen beheert. Daaronder valt ook het reguleren van zogeheten ‘top level domains’ (TLD’s). Een TLD is het meest rechtsgeplaatste deel van een domeinnaam. (e.g. in www.solv.nl is .nl het TLD)

 

Omdat het aantal mogelijke TLD’s beperkt is en elke internetpagina er gebruik van maakt, zijn TLD’s een essentieel deel van het internet. Zodoende zijn met de uitgifte daarvan grote belangen gemoeid. Nadat verschillende partijen jarenlang probeerden om extra TLD´s vrij te krijgen, is ICANN in 2011 afgestapt van haar tot dan toe zeer restrictieve beleid. Het is door deze beleidswijziging mogelijk geworden om voor ongeveer 120.000 euro elke gewenste TLD aan te vragen. Deze mogelijkheid resulteerde in een kleine 2.000 aanvragen, die momenteel stapsgewijs door het ICANN worden beoordeeld. Voorbeelden van de aangevraagde TLD’s zijn het voor ons eigen kantoor allicht interessante .lawyer, maar ook .amazon, .love, .pizza en .africa.

 

Door deze enorme uitbreiding van het aantal TLD’s (ter informatie: momenteel bestaan ± 350 TLD’s), zal het lastig zijn om een overzicht te houden van alle onderliggende domeinnamen. Gelet op het feit dat het gebruik van andermans woordmerk of handelsnaam momenteel al, zelfs bij een relatief beperkt aantal TLD’s, voor veel problemen zorgt, ligt het in de lijn der verwachtingen dat deze problematiek enorm zal toenemen. Stel bijvoorbeeld dat een ander advocatenkantoor de domeinnaam www.SOLV.lawyer aanvraagt. Dit zal door ons al snel opgemerkt worden, maar www.SOLV.ügyvéd (Hongaars voor advocaat) zal vermoedelijk al snel over het hoofd worden gezien.

 

Werking Trademark Clearinghouse:

ICANN heeft een systeem bedacht dat beoogt deze problematiek te ondervangen. Bij de start van elk nieuwe TLD dient een ‘pre-launch Sunrise’ en een ‘Trademark Claims Service’ procedure te worden geïmplementeerd. De Sunrise periode is een tijdsbestek waarin rechthebbenden hun woordmerk of handelsnaam met voorrang kunnen registreren als domeinnaam. Dit heeft dus plaats vóór de ‘normale’ domeinnaam registratie opengaat, waarbij een ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ principe wordt gehanteerd. Nadat de ‘normale’ registratie vervolgens wordt opengesteld , zal gedurende (minimaal) 60 dagen een Trademark Claims procedure worden aangeboden, zodat merkhouder en/of handelsnaamgerechtigden een klacht kunnen indienen naar aanleiding van een geregistreerde domeinnaam die overeenstemt met hun merk en/of handelsnaam.

 

Gelet op het grote aantal potentiële TLD’s zal het gaan om een groot aantal Sunrise en Trademark Claims periodes. Omdat het – aldus ICANN –voor rechthebbenden teveel moeite zou zijn om elke nieuwe TLD aanvraag actief te controleren, wordt het hierboven genoemde centrale “Trademark Clearinghouse” geopend waar handelsnamen en woordmerken kunnen worden gedeponeerd. Bij elke sunrise periode dient – om van het voorrangsrecht gebruik te maken – een inschrijving in het centrale register overlegd te worden. Ook worden tijdens de Trademark Claims periode alle geregistreerde domeinen gecontroleerd aan de hand van het centrale register.

 

Relevante veranderingen:

In het systeem van ICANN wordt dus gebruik gemaakt van een centraal register. De naam van dit centrale register is het ‘Trademark Clearinghouse’. Zoals in de aanhef van dit document is vermeld wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de implementatie daarvan. Gezien, ook bij een ‘pre-launch Sunrise’, voor niets de zon opgaat zal deze implementatie bekostigd moeten worden. De rekening komt te liggen bij de exploitant van een nieuw TLD (ongeveer 10.000 USD) en de rechthebbenden. Uit een recente publicatie van het Trademark Clearinghouse blijkt dat rechthebbenden per registratie jaarlijks 150 USD gaan betalen. (met kortingsopties voor bulk en meerjaren registraties)

 

Zoals gesteld zijn met de invoering van nieuwe TLD’s grote belangen gemoeid. Het internet is momenteel één van de belangrijkste communicatiemiddelen; voor de meeste bedrijven is het niet meer denkbaar om zonder internetpagina, met bijbehorende domeinnaam, te werken. Zodoende zijn de ontwikkelingen ten aanzien van deze nieuwe TLD’s relevant voor merk en handelsnaam rechthebbenden in het digitale tijdperk en, zoals altijd, houdt SOLV dergelijke ontwikkelingen goed in de gaten.

 

Auteur: Jesse Dirks

BRON: http://newgtlds.icann.org/en/about/trademark-clearinghouse, http://trademark-clearinghouse.com


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIES (2)

Maarten Simon - SIDN woensdag 20 februari 2013 13:14

Beste Jesse,

Naar mijn idee is het TMC alleen bedoeld voor merken en niet voor handelsnamen. Het heet ook niet voor niets Trademark Clearinghouse (iets waarover binnen ICANN veel discussie is geweest). Ik ben echter geen merkenrechtdeskundige dus mogelijk kun je een Nederlandse handelsnaam ook onder een van de door ICANN genoemde beschermde merken scharen. Hoe kijk jij daar tegenaan ?

Jesse donderdag 21 februari 2013 09:39

Goedemorgen Maarten,

Leuk om te zien dat het SIDN deze ontwikkelingen in de gaten houdt! Vernam inderdaad dat de implementatie van het Trademark Clearinghouse een heikel punt is (geweest).

Ten aanzien van de te beschermen namen maak je een goed punt, een 'trade mark' is geen handelsnaam in de enge zin van het woord. Echter in de zin die ICANN eraan heeft gegeven, onder invloed van onder andere de European Communities Trademark Association (http://tinyurl.com/eutrademark) die expliciet aanvoerden dat ook handelsnamen (i.e. "Trade name") beschermd dienden te worden, wordt een meer ruime benadering gehanteerd.

Waar eerst was voorgesteld om slechts geregistreerde handelsmerken in het Trademark Clearinghouse onder te brengen (het eerste voorstel bood slechts bescherming aan "registered trademarks or court validated common law marks") is deze bescherming in de uiteindelijke versie uitgebreid. Artikel 3.2 van het Applicant Guidebook, Module 5 onder ‘TRADEMARK CLEARINGHOUSE’, stelt het volgende:

"The standards for inclusion in the Clearinghouse are:
Nationally or regionally registered word marks from all jurisdictions.

Any word mark that has been validated through a court of law or other judicial
proceeding.

Any word mark protected by a statute or treaty in effect at the time the mark is submitted to the Clearinghouse for inclusion.

Other marks that constitute intellectual property."

Het zijn deze laatste twee onderdelen van het artikel waaronder ook handelsnamen beschermd kunnen worden. Zie ook (de recent bijgewerkte) website van het Trademark Clearinghouse: http://www.trademark-clearinghouse.com/content/who-can-apply

Met vriendelijke groet,
Jesse

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.