NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • L’Oreal/eBay, genoeg voer voor veel nieuwe merk-jurisprudentie?

L’Oreal/eBay, genoeg voer voor veel nieuwe merk-jurisprudentie?

In het L‘Oreal/eBay-arrest van het Hof van Justitie EU ("Hof”) worden naast de specifieke problematiek rond internet providers, ook (nieuwe) antwoorden gegeven op vragen wanneer sprake is van merkinbreuk door de daadwerkelijke aanbieders en door eBay.

Of er sprake is van merkinbreuk door de aanbieders, is ook van belang voor de vraag of een provider op basis van de E-commerce Richtlijn en de Handhavings-richtlijn een afgeleide aansprakelijkheid heeft. Immers daarvoor moet eerst worden vastgesteld of er sprake is van een onmiskenbare merkinbreuk.

In de zaak waren de volgende feiten met name van belang (zie ro 34-36)

Op de Engelse eBay site www.ebay.co.uk (niet ebay.com) werden:

·       door verschillende natuurlijke personen,

·       verschillende cosmetische merkproducten van L’Oreal (o.m. parfums) aangeboden:

o   namaak (counterfeit) producten; en

o   originele producten bestemd voor de verkoop in Noord-Amerika en niet voor de EER –markt (“parallel producten”);

o   originele demonstratie producten die niet voor de verkoop bestemd waren, waarop vaak de vermelding stond “demonstratie” of “verkoop verboden” alsmede (gratis) monsters daarvan (“demonstratie producten”);

o   originele producten zonder bijbehorende (originele) verpakking.

Voor de vraag of eBay zelfstandig merkinbreuk kan worden verweten, is van belang dat op de eBay site in de advertenties van de daadwerkelijke aanbieders de betreffende merken van L’Oreal worden getoond en dat eBay keywords heeft gebruikt die overeenstemmen met bepaalde merken van L’Oreal voor Adwords-advertenties, waarin een link was opgenomen naar de site www.ebay.co.uk (ro 38-42).

MERKINBREUK DOOR AANBIEDERS?

Aanbod door natuurlijke personen = in het economisch verkeer?
Er kan pas sprake zijn van merkinbreuk onder de Merken Richtlijn c.q. Verordening, indien het inbreukmakende gebruik plaatsvindt in het economisch verkeer (artt. 5(1) en (2) MRl. 9(1) en (2) MVo).

De voorheen openstaande vraag was dan ook of het aanbod van de demonstratie en parallel producten door natuurlijke personen als gebruik in het economisch verkeer kan worden aangemerkt. Onder verwijzing naar de Conclusie van de AG en haar Anheuser- en L’Oreal/Google-arresten overweegt het Hof:

dat de uitsluitende rechten die door merken worden verleend, in beginsel slechts tegen marktdeelnemers kunnen worden ingeroepen. Immers, opdat de houder van een merk een derde het gebruik van een aan dit merk gelijk of overeenstemmend teken kan verbieden, dient dit gebruik plaats te vinden in het economisch verkeer”. (ro 54)

Geen economisch verkeer
Als een natuurlijke persoon een merkproduct verkoopt zonder dat deze transactie in de context van een handelsactiviteit plaatsvindt, kan de merkhouder zich daartegen niet verzetten, omdat dat er dan geen sprake is van gebruik in het economisch verkeer. (ro 55)

Wel economisch verkeer
Er is wel sprake van gebruik in het economisch verkeer als de verkopen van de natuurlijke persoon, wegens hun volume, frequentie of andere kenmerken, buiten de sfeer van een privé-activiteit vallen. (ro 55)

Het is aan de nationale rechters om op basis van volume, frequentie of andere kenmerken te beoordelen of het aanbod als een privé-activiteit of als een handelsactiviteit is te aan te merken.

De Engelse verwijzende rechter in deze zaak meende al dat verschillende van de betreffende natuurlijke personen niet privé handelde. Zo bod de heer Potts ongeveer 5.000 merkproducten van L’Oreal aan (zie ro 93 judgment).

De vraag blijft dus nog interessant waar de scheidslijn tussen privé- en handels-activiteit ligt. Die zal veel lager liggen dan 5.00 producten, maar hoe laag precies blijft open? De vraag zal ook moeilijk eenduidig te beantwoorden te zijn, daar die afhangt van de verschillende criteria (volume, frequentie of andere kenmerken) en de merkhouder is opgezadeld met het bewijs daarvan.

Aanbod van parallel producten op eBay gericht op consumenten in de EER?
Voor zover het gaat om parallel producten (geen sprake van uitputting) aangeboden van buiten de EER/EU, stelt het Hof dat het aanbod (advertentie) daarvan op een site (ook) gericht is op het publiek (consumenten) in een of meer landen van de EER, indien er relevante aanwijzingen zijn die de conclusie wettigen dat het aanbod (advertentie) op de site die vanaf het door het merk bestreken grondgebied (een of meer landen van de EER) toegankelijk is, bestemd is voor consumenten die zich daarop bevinden.

Daarvan is niet al sprake indien de site of de advertentie technisch gezien vanuit de EU toegankelijk zijn (ro 64). Er moet meer aan de hand zijn.

Anderzijds betekent de loutere omstandigheid dat het niet duidelijk of de producten wel of niet naar EER/EU kunnen worden gebracht, ook weer niet dat er geen aanwijzingen zijn. Anders zou dat aan de effectiviteit van het recht van de merkhouder afbreuk doen. (ro 63)

Het is dan ook aan de nationale rechter om per geval uit te maken of er sprake zijn van dergelijke aanwijzingen, waarbij de eventuele precisering van de geografische zones waarnaar de verkoper bereid is het product te verzenden met name van belang is (ro 65).
Bij gebrek aan tegenbewijs wordt het feit dat de productaanbiedingen op de Engelse website  www.ebay.co.uk staan, vooralsnog als een dergelijke aanwijzing gezien (ro 66).

Aanbod van demonstratie producten vs uitputting
Zonder tegenbewijs, gaat het Hof er vanuit dat de merkhouder zulke producten nimmer zelf op de EER/EU-markt heeft gebracht, dan wel ooit met zijn toestemming op de merkt zijn gebracht. Dit -  onder verwijzing naar het Silberquelle- en  het Coty Prestige Lancaster Group-arrest - omdat deze producten niet voor de verkoop aan consumenten bestemd waren (niet met het oog op de penetratie van de producten op de markt). Er is zonder tegenbewijs geen sprake van uitputting (ro 71-73).

Aanbod van producten zonder verpakking afbreuk aan imago van merk(product)?
Hierbij gaat het met name om de vraag of het aanbieden van producten (flacons) zonder bijbehorende verpakking wel of geen afbreuk doet aan het imago van het merk(product). Omdat het product zonder verpakking soms toch op doeltreffende wijze het prestige- en luxe imago kan weergeven en soms juist vanwege de verwijdering juist afbreuk daaraan doet, overweegt het Hof dat dat per geval moet worden bekeken (ro 78).

Niet verwonderlijk is dat het Hof vervolgens opmerkt dat van afbreuk sprake kan zijn, indien de verpakking als de flacon juist bijdraagt aan dat imago. Maar let wel, de verpakking moet dan wel op gelijke wijze of meer daaraan bijdragen. Ook kan het ontbreken van sommige of alle vereiste informatie (uit hoofde van de Cosmetische producten Richtlijn) afbreuk doet aan het imago. De merkhouder dient de afbreuk wel te bewijzen. Dit is dus weer genoeg voer voor veel jurisprudentie.

Als wettelijke vereiste (wezenlijke) informatie (naam fabrikant of distributeur) daardoor ontbreekt, is er in ieder geval sprake van afbreuk.

Adwords-advertenties door eBay op basis van merken als keyword, merkinbreuk?
Deze Adwords-advertenties betroffen niet alleen sommige aanbiedingen op eBay, maar ook voor eBay an sich.

In het Google en Bergspechte-arrest was al uitgemaakt dat zulk gebruik van merk-keywords als gebruik in het economisch verkeer wordt aangemerkt.

Voor zover de Adwords-advertenties van eBay het aanprijzen van haar eigen diensten zijn, kan dat niet als gebruik van dezelfde en/of gelijksoortige waren worden aangemerkt. Bezien moeten nog worden of dit gebruik wel of niet  onder de ruimere bescherming voor de bekende merken valt onder artikelen 5(2) MRl. en 9(1)(c) MVo.

Wat betreft de Adwords-advertenties voor bepaalde aanbiedingen op eBay, is dat gebruik aan te merken als gebruik voor dezelfde waren en diensten. Immers onder gebruik valt niet alleen het gebruik van het merk voor eigen waren of diensten, maar ook voor waren of diensten van andere personen (met verwijzing naar Google-arrest en UDV North America-beschikking).

Bij een dienstverlener die waren aanprijst van zijn klanten, is er sprake van merkgebruik, wanneer dit zodanig geschiedt dat een verband ontstaat tussen genoemd teken en genoemde dienst. Het Hof meent dat de onderhavige advertenties (zie ro 40 en 42) een dergelijk verband veroorzaken, nu de advertenties van eBay een duidelijk verband leggen tussen de in die advertenties vermelde merkproducten en de mogelijkheid om deze via eBay te kopen.

Of doordat verband vervolgens afbreuk kan worden gedaan aan een van de functies van het merk is de volgende vraag. Daarvan is sprake als de advertentie het de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde,zoals al in de arresten Google- en Portakabin was overwogen.  

Onder verwijzing naar de E-commerce richtlijn moet, aldus het Hof, uit de advertentie duidelijk de identiteit van de website blijken, alsmede dat de merkproducten in de advertentie te koop worden aangeboden op die website (ro 95).

Gebruik merk op eBay door aanbieders op eBay geen gebruik door eBay
Nu eBay een dienst levert die erin bestaat dat zij het haar klanten (aanbieders) mogelijk maakt om in het kader van hun handelsactiviteiten de merken te laten tonen op de site, is dat niet als merkgebruik door eBay aan te merken (ro 98-105).

Het wordt een beetje saai maar ook dit arrest laat nog veel ruimte/invulling over voor de nationale rechters en dus is het afwachten hoe dit zich verder ontwikkelt. Gezien de grote belangen van zowel de merkhouders als de handelsites als eBay, zullen we daar niet al te lang op hoeven te wachten.

BRON: EHvJ


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.