Helaas voor Zwitserse Nestlé dacht het Europees Hof op 16 september 2015 daar anders over. 
Het Engelse High Court of Justice stelde eerder al prejudiciële vragen naar aanleiding van de inschrijving van een driedimensionaal teken in de vorm van een chocoladewafel bestaande uit vier chocoladereepjes waar de woorden KITKAT op aangebracht zijn: de KitKat-chocoladewafel. Eerder werd al geprobeerd om de vorm van een chocoladeproduct te registeren als merk, maar de rechter vond dat een chocoladekonijn onvoldoende onderscheidend vermogen bezit om als merk te kunnen dienen. Nestlé stelt dat de chocoladewafel, ook zonder het rood witte KitKat-beeldmerk, wel een merk kan zijn.
Het is niet eenvoudig voor vormen om merkenrechtelijke bescherming te krijgen. De laatste jaren hebben bijvoorbeeld de rode zool van de Louboutin-schoenen en de Tripp Trapp-stoel van Stokke voor opschudding gezorgd in het leerstuk over vormmerken. Rechters en instanties die merken registreren zijn niet happig op het verlenen van merkenrechtelijke bescherming aan een vorm gezien het beperkte aantal voorbeelden van vormmerken. Zo wordt het niet wenselijk geacht als een merkhouder een monopolie verkrijgt op technisch bepaalde kenmerken, zoals de vorm van een driekopsscheerapparaat.
Tevens moet worden voorkomen dat een vormmerk dient als verlenging van de beperkte beschermingsduur van andere wettelijke monopolies, zoals een auteursrecht (onder andere bepaald in: HvJ EU 18 september 2014, zaak C‑205/13, r.o. 32 (Hauck/Stokke)). Een auteursrecht vervalt na een periode van zeventig jaar na de dood van de maker, maar een merkrecht kan in theorie eeuwig voortduren. Een merkregistratie kan elke tien jaar verlengd worden, op voorwaarde dat het merk normaal gebruikt wordt.
De trapezoïde vorm van KitKat
In 2010 had Nestlé een aanvraag ingediend om de vorm van de KitKat-chocoladewafel in Engeland als merk geregistreerd te krijgen. Het Engelse Cadbury is het concurrende bedrijf van Nestlé en maakte bezwaar tegen de aanvraag. Het Engelse merkenbureau bevestigde daarop dat de chocoladewafel in zodanige mate bij het publiek bekend is, dat men slechts aan de vorm van de wafel de herkomst van het product herkent. Cadbury bracht als tegenargument in dat de vorm van de wafel een technische noodzaak vervult, omdat de trapezoïde vorm in dienst staat van het eenvoudig breken van de wafel in vieren. Nu heeft het Europees Hof ook de KitKat-vraag beoordeeld en besloten dat de vorm van KitKat niet kan worden aangemerkt als een vormmerk.
Technische noodzaak van de KitKat-vorm
In het merkenrecht worden drie vormen van merkbescherming uitgezonderd: een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, een vorm die de wezenlijke waarde aan de waar geeft en een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Het Europees Hof heeft in de KitKat-zaak bepaald dat voor weigering van de merkinschrijving minstens één van deze gronden volledig van toepassing moet zijn op de vorm. De technische uitsluitingsgrond is het KitKat-vormmerk uiteindelijk fataal geworden.
De Engelse High Court heeft zich in haar beoordeling afgevraagd of deze uitsluitingsgrond uitsluitend ziet op de wijze waarop het product functioneert, dan wel op de wijze waarop deze wordt vervaardigd. Een letterlijke uitlegging brengt met zich mee dat de uitsluitingsgrond slechts betrekking heeft op de wijze waarop het product functioneert: als chocoladeproduct. In de bepaling wordt niet verwezen naar de productieproces van het product. Het Europees Hof stelt dat de functionaliteit van een product voor een consument doorslaggevend is om over te gaan tot de koop, en niet de wijze waarop het product is geproduceerd. Hierdoor moet de technische uitsluitingsgrond niet worden beoordeeld vanuit het oogpunt van het productieproces.
De KitKat-chocoladewafel kan niet als merk worden geregistreerd, omdat de trapezoïde vorm een technisch noodzaak van de chocoladewafel vervult: het eenvoudig breken van de wafel.
Met dank aan Lotte Rutgers
Afbeelding via IE-Forum
