NL EN

EU.domeinnamen te kwader trouw

Om een EU.domeinnaam met voorrang (tijdens de zogenaamde sunrise-periode) te registreren, diende men op de naam die men als EU.domeinnaam wenste een ouder recht te hebben, zoals een nationale (in een van de EU-lidstaten) of een Europese merkregistratie. Omdat soortnamen en beschrijvende woorden commercieel gezien zeer interessant zijn om als domeinnaam te hebben, maar soortnamen en beschrijvende woorden in beginsel niet als merk kunnen worden geregistreerd, werden er allerlei kunstgrepen uitgehaald om toch een merkregistratie te krijgen.

Zo werden woordmerken aangevraagd voor andere waren en diensten dan die het woordmerk beschreven, of werden speciale tekens aan het woord toegevoegd, zoals de ampersand “&”, om de hobbel van beschrijvendheid te ontwijken, dan wel een conflict met een oudere merkinschrijving te minimaliseren. In artikel 11 van de EU.domeinnaam Verordening (EG) nr. 874/2004) staat immers dat:
Wanneer de naam, waarvoor aanspraak op oudere rechten wordt gemaakt, speciale tekens, spaties of leestekens bevat, worden deze volledig uit de overeenkomstige domeinnaam geschrapt, vervangen door koppeltekens of indien mogelijk getranscribeerd.
De speciale tekens omvatten: ~ @ # $ % ˆ & * ( ) + = < > { } [ ] \ /: ; ' , . ?.

Op basis van een dergelijk verkregen merkinschrijving werd vervolgens tijdens de sunrise periode de betreffende domeinnaam aangevraagd, die vervolgens veelal werd verleend op basis van de merkinschrijving. Indien er twee of meer aanvragen werden gedaan voor dezelfde domeinnaam, gold het systeem van “wie het eerst komt, het eerst maalt”.

Thans heeft het Europese Hof van Justitie een behoorlijke streep door deze praktijk gezet in zijn Reifen.eu-arrest. Het Oostenrijkse bedrijf Internetportal und Marketing GmbH deponeerde in Zweden 33 soortnamen als merk, telkens met gebruikmaking van het speciale teken „&” voor en na elke letter. Zo ook het teken “&R&E&I&F&E&N&” in relatie tot de waar ‘veiligheidsriemen’. Nadien vroeg zij onder meer 180 EU.domeinnamen aan waaronder de domeinnaam “reifen.eu”. “Reifen” betekent in het Duits ‘banden’ en Internetportal wenste met de domeinnaam “www.reifen.eu” dan ook een website te exploiteren voor de handel in banden.


De houder van het Benelux woordmerk “reifen” (overigens later geregistreerd en ook niet voor banden, maar voor de waren en diensten inzake ‘was‑ en bleekmiddelen’) maakte bezwaar tegen deze domeinnaamregistratie op basis van haar Benelux merkrecht.

Uiteindelijk kwam de zaak bij het Europese Hof omdat het Oostenrijkse Oberster Gerichtshof de prejudiciële vragen had gesteld over wanneer er sprake was van een te kwader trouw handelen (merk- en domeinnaamregistratie) in de zin van de EU.domeinnaam Verordening.

Het Hof oordeelt dat:

 

1.    kwade trouw ook kan worden aangetoond aan de hand van andere omstandigheden dan die welke sub a tot en met e van artikel 21, lid 3, van de EU.domeinnaam Verordening; en,

2.    bij de beoordeling of sprake is van een handelwijze te kwader trouw, de nationale rechter rekening dient te houden met alle in het concrete geval relevante factoren en met name met de omstandigheden waarin de inschrijving van het merk is verkregen en de omstandigheden waarin de EU.domeinnaam is geregistreerd.

3.    wat de omstandigheden betreft waarin de inschrijving van het merk is verkregen, dient de nationale rechter in het bijzonder rekening te houden met:

    het oogmerk om het merk niet te gebruiken op de markt waarvoor de bescherming is aangevraagd;

    de presentatie van het merk;

–    het feit dat een groot aantal andere met soortnamen overeenstemmende merken is geregistreerd, en

    het feit dat het merk is ingeschreven kort vóór het begin van de stapsgewijze registratie van EU.domeinnamen.

4.    wat de omstandigheden betreft waarin de EU.domeinnaam is geregistreerd, dient de nationale rechter in het bijzonder rekening te houden met:

    het onrechtmatige gebruik van speciale tekens of leestekens in de zin van artikel 11 EU.domeinnaam Verordening met het oog op de toepassing van de daarin vervatte transcriptieregels;

    de registratie tijdens de sunrise periode op basis van een merk is verkregen zoals in deze zaak, en

    het feit dat een groot aantal aanvragen tot registratie van met soortnamen overeenstemmende domeinnamen is ingediend.

Oftewel, het aanvragen van een merk op een dubieuze wijze en registreren en gebruiken als EU.domeinnaam voor andere waren of diensten dan waarvoor het merk is aangevraagd, alsmede andere omstandigheden, zoals vele andere merken en EU.domeinnamen aanvragen op soortgelijke wijze vlak voor de sunrise periode, kan als te kwader trouw handelen worden aangemerkt en dus leiden tot het verlies van de EU.domeinnaam.

Lees hier het arrest.

BRON: curia.europa.eu


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.